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未注冊(cè)商標(biāo)許可使用合同的效力案例分析
2007年3月1日，英國(guó)沃爾西公司與北京業(yè)宏達(dá)經(jīng)貿(mào)有限公司(下稱(chēng)業(yè)宏達(dá)公司)簽訂《Wolsey許可證總協(xié)議》(下稱(chēng)《商標(biāo)許可協(xié)議》)，授權(quán)業(yè)宏達(dá)公司在中國(guó)獨(dú)占使用英文“Wolsey”、漢字“無(wú)賽”、狐貍圖形等系列文字及圖形商標(biāo)并有權(quán)在上述地區(qū)將該系列商標(biāo)再許可給他人。
2007年4月，業(yè)宏達(dá)公司與天津開(kāi)發(fā)區(qū)泰盛貿(mào)易有限公司(下稱(chēng)泰盛公司)簽訂《再許可授權(quán)協(xié)議》等，約定：業(yè)宏達(dá)公司將第18類(lèi)商品上的“Wolsey”、漢字“無(wú)賽”、狐貍圖形商標(biāo)獨(dú)家使用權(quán)在中國(guó)許可泰盛公司使用;授權(quán)使用的商品均為皮革、皮箱和旅行包等，并約定了相應(yīng)許可費(fèi)。涉案協(xié)議中約定商標(biāo)的商品使用范圍屬于1802類(lèi)似群組商品類(lèi)別。
案外人廣州市海圖皮件有限公司于2001年8月1日申請(qǐng)注冊(cè)第1926344號(hào)英文“Wolsey”商標(biāo)，核定使用在1802類(lèi)似群組的公文包、錢(qián)包等商品上。此后，該商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給案外人廣州奧巴爾皮具有限公司。
涉案協(xié)議約定的第3730889號(hào)狐貍圖形商標(biāo)和第3730890號(hào)“無(wú)賽”商標(biāo)經(jīng)案外人英國(guó)沃爾西有限公司申請(qǐng)，均已核定使用在1802類(lèi)似群組的旅行包等商品上。
涉案協(xié)議約定的第3730891號(hào)“Wolsey”注冊(cè)商標(biāo)系案外人英國(guó)沃爾西有限公司于2003年9月申請(qǐng)，在《再許可授權(quán)協(xié)議》約定的1802類(lèi)似群組皮具等商品上未獲得注冊(cè)。
泰盛公司曾長(zhǎng)期銷(xiāo)售業(yè)宏達(dá)公司使用“Wolsey”注冊(cè)商標(biāo)的服裝等產(chǎn)品，雙方存在長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)往來(lái)。
業(yè)宏達(dá)公司認(rèn)為泰盛公司未依約匯報(bào)商標(biāo)使用情況，也未支付商標(biāo)使用費(fèi)，并多次提出要求，但泰盛公司及廣州睿翔春皮具有限公司(下稱(chēng)睿翔春公司)仍拖欠相應(yīng)商標(biāo)許可費(fèi)。為此，業(yè)宏達(dá)公司訴至法院，請(qǐng)求法院判決：解除涉案的《再許可授權(quán)協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》;泰盛公司、睿翔春公司支付商標(biāo)特許使用費(fèi)1488萬(wàn)元及逾期付款滯納金444萬(wàn)元。
泰盛公司、睿翔春公司對(duì)業(yè)宏達(dá)公司的訴訟請(qǐng)求不予認(rèn)可。
【判決要點(diǎn)】
根據(jù)2001年10月27日第九屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議《關(guān)于修改<中華人民共和國(guó)商標(biāo)法>的決定》第二次修正的商標(biāo)法(下稱(chēng)第二次修正的商標(biāo)法)僅對(duì)注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行許可須履行相應(yīng)的行政備案手續(xù)進(jìn)行了規(guī)定，但并未對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)是否可以成為商標(biāo)使用許可合同的標(biāo)的作出規(guī)定。那么，若將未獲準(zhǔn)注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行許可，是否影響商標(biāo)許可使用合同的效力?合同效力的確定應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定進(jìn)行界定，在法律、法規(guī)的效力性強(qiáng)制性規(guī)范并未明確限定的情況下，一般不宜認(rèn)定合同無(wú)效。因此，在法律、法規(guī)并未對(duì)未獲準(zhǔn)注冊(cè)商標(biāo)不得許可他人使用進(jìn)行規(guī)定的情況下，此種情形不影響商標(biāo)許可使用合同的效力。
【法院觀點(diǎn)】
一審法院認(rèn)為：
英文“wolsey”標(biāo)識(shí)具有核心價(jià)值和影響力。根據(jù)涉案協(xié)議的約定，泰盛公司向業(yè)宏達(dá)公司支付加盟費(fèi)后，獲取的對(duì)價(jià)是獲得按照約定使用涉案協(xié)議約定的注冊(cè)商標(biāo)特別是第3730891號(hào)“wolsey”注冊(cè)商標(biāo)制造、銷(xiāo)售涉案協(xié)議約定的皮具產(chǎn)品的權(quán)利，其合同目的是由此獲得經(jīng)濟(jì)利益。因第3730891號(hào)“wolsey”注冊(cè)商標(biāo)核定使用的商品并不包括涉案協(xié)議約定的1802類(lèi)似群組的皮具商品，使泰盛公司簽訂涉案協(xié)議及《補(bǔ)充協(xié)議》的合同目的不能實(shí)現(xiàn)，業(yè)宏達(dá)公司此行為已構(gòu)成違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
一審法院依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第八條、第六十條第一款等規(guī)定，判決：一、解除業(yè)宏達(dá)公司與泰盛公司簽訂的《再許可授權(quán)協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》;二、業(yè)宏達(dá)公司返還泰盛公司383萬(wàn)元;三、泰盛公司、睿翔春公司停止使用《再許可授權(quán)協(xié)議》中約定的3件注冊(cè)商標(biāo);四、駁回業(yè)宏達(dá)公司的其他訴訟請(qǐng)求。
二審法院認(rèn)為：
未注冊(cè)商標(biāo)并不影響商標(biāo)許可使用合同的效力，同時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)涉案協(xié)議簽訂的目的認(rèn)定是否構(gòu)成根本違約，一審判決相關(guān)認(rèn)定缺乏事實(shí)及法律依據(jù)，遂判決維持一審判決第一項(xiàng)、第三項(xiàng);撤銷(xiāo)一審判決第二項(xiàng)、第四項(xiàng);泰盛公司給付業(yè)宏達(dá)公司商標(biāo)特許使用費(fèi)446.4萬(wàn)元;駁回業(yè)宏達(dá)公司的其他訴訟請(qǐng)求。
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